LA MARCA DEL GRUPO

Suele decirse por la doctrina, y ese es también mi caso, que la “sede natural” del grupo de sociedades desde el punto de vista de su tratamiento por el ordenamiento jurídico se encuentra precisamente en el Derecho de sociedades. Y no sólo, desde luego, por el hecho de que la gran mayoría de los sujetos integrantes de esa singular forma de empresa sean sociedades, por lo común mercantiles y de capital, dotadas, como es sabido, de personalidad jurídica propia. Se trata, más bien, de que dicha disciplina provee a los operadores económicos en el mercado de los instrumentos idóneos para configurar más adecuadamente su organización interna -algo decisivo para el ejercicio de la actividad empresarial-, al tiempo que ofrece un marco institucional idóneo para predisponer su titularidad, con arreglo a las circunstancias propias de la empresa en cuestión.
Aunque el grupo no sea, como también es notorio, un sujeto de Derecho, por su evidente carencia de personalidad jurídica, cae de lleno en lo que acabo de señalar y por tal motivo -no desmentido hasta la fecha- es en la normativa societaria donde podemos encontrar su principal regulación, cualquiera sea su alcance y detalle. No hace falta explicar al ilustrado lector que no abundan precisamente las regulaciones sobre los grupos en el panorama comparado, más allá de algunos ejemplos suficientemente conocidos. Para el “resto del mundo”, es decir, para casi todos los ordenamientos jurídicos, el tratamiento del grupo se reduce, como entre nosotros, a algunas -muy pocas- normas, dispersas, en la mayoría de los casos, a lo largo y ancho de las correspondientes leyes societarias.
Pero que el Derecho de sociedades sea la “sede natural” de la ordenación normativa del grupo no quiere decir que sea la única, sobre todo por el hecho incontrovertible de que una realidad empresarial como la que le caracteriza incide con diversa intensidad en todas aquellas ramas del ordenamiento vinculadas, según sus respectivos principios, con el tratamiento de la empresa y su actividad. En tal sentido, y con notoria antigüedad, tanto el Derecho tributario como el Derecho del trabajo nos ofrecen, con distinto alcance y reflejo regulador, aproximaciones singulares a la figura del grupo, no siempre inspiradas, por cierto, en los mismos criterios de política jurídica.
Con ser todo esto cierto y, además, bien conocido, dentro de nuestro Derecho mercantil, donde debe ubicarse la regulación de las sociedades, hay otros sectores que no resultan ajenos al grupo. Es el caso, cada vez dotado de mayor relieve, del Derecho concursal, a algunos de cuyos elementos en esta materia me he referido en diversos commendarios. Menos conocido, y menos atendido por la doctrina, al menos en España, es el significado de nuestra figura para disciplinas como el Derecho de defensa de la competencia o el Derecho de la propiedad industrial, sin perjuicio, como es bien sabido, de sus conocidas interferencias.
Si en el caso del Derecho anti-trust, el asunto, que viene de lejos, suele fijarse en lo que doctrinalmente se conoce como “privilegio del grupo”, no parece posible ofrecer una imagen de significado equivalente por lo que se refiere a la materia propia de los bienes inmateriales. Quizá por ser diversos los supuestos que integran ese sector del Derecho mercantil, la aproximación a nuestra figura habrá de llevarse a cabo de manera individualizada y con arreglo a los requisitos caracterizadores de cada modalidad de la propiedad industrial. La razón que a priori puede explicar esta diferencia reside, a mi juicio, en el sentido genérico de cada uno de estos dos sectores normativos. En tanto que el Derecho de defensa de la competencia toma como referencia central a la empresa, entendida, eso sí, en un sentido muy amplio, con posibilidad de incluir, por ello, a figuras como el grupo, el Derecho de la propiedad industrial se asienta en la delimitación de los requisitos relativos a cada una de sus modalidades con alusión expresa a su titularidad.
Podría decirse, con todo, que en el ámbito de los signos distintivos, hay un factor llamativo que permitiría alterar lo recién afirmado. Cuando el art. 4 de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, se ocupa del concepto de marca dispone como uno de sus requisitos que el signo elegido al efecto sirva “para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”. Y ello, sin perjuicio, como resulta igualmente notorio, de que el apartado b del citado artículo se refiera expresamente al “titular” de la marca.
A este respecto, cabe argumentar que la alusión directa a la empresa se justifica por el hecho de contemplarse en la citada norma la función principal de la marca. Pero, al margen de este pertinente matiz, es lo cierto que el legislador, condicionado por la normativa europea, ha utilizado como elemento central del concepto una noción, la de empresa, que por la amplitud de su significado es susceptible de albergar materialmente en su seno la figura del grupo. Otra cosa es que se le pueda atribuir la titularidad del signo, en el estricto sentido jurídico del término. Pero, en todo caso, la base sustantiva existe en la regulación.
Sobre la base de estas consideraciones y, más ampliamente, en atención a una cierta trayectoria histórica, muy destacada, al menos, en algunos países, como Italia, cabe sostener con firmeza que es en el ámbito de los signos distintivos donde resulta más notoria la presencia del grupo. Desde hace ya tiempo, es la doctrina italiana, en particular, la que se ha ocupado con mayor detenimiento de diversas cuestiones agrupadas bajo el marbete “marca del grupo”, dando lugar en el país transalpino a un intenso debate científico con intervención no precisamente menor de la Jurisprudencia.
Nada de eso ha sucedido entre nosotros, si bien, muy recientemente, resulta necesario aludir a un pronunciamiento jurisprudencial que entra de lleno en dicha temática y, por tanto, puede llegar a tener algún significado concreto en lo que atañe a la ordenación jurídica del grupo. Me refiero a la STS 1206/2026, de 20 de julio, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sánchez Gargallo; en ella se afirma sin género de duda la posibilidad de una tal categoría de marca, atribuyéndole las características necesarias para su debida configuración, con arreglo a la disciplina existente al respecto en nuestro ordenamiento jurídico.
En la presentación de la secuencia de los hechos, así como en la exposición de las distintas circunstancias relativas a las pretensiones de las partes, la sentencia es extensa y minuciosa, seguramente en consonancia con las características propias de la normativa marcaria, donde la confluencia reguladora, e interpretativa, del Derecho de la Unión europea y el Derecho español resulta no sólo notoria, sino determinante. Porque Commenda es una página web dedicada de manera esencial al Derecho de sociedades, me limitaré en este commendario a consignar los datos fundamentales sin entrar en las honduras específicas del Derecho de la propiedad industrial, buscando en el fallo analizado lo que resulte de mayor interés desde la perspectiva del grupo.
En tal sentido, el supuesto de hecho nos sitúa ante una marca de la que eran cotitulares cuatro sociedades pertenecientes a un conocido grupo empresarial, todas ellas, igualmente, titulares de sus respectivas marcas. Respecto de la citada marca común se pretendió mediante la correspondiente demanda su caducidad por falta de uso respecto de los servicios para los que había sido registrada. El juez de lo mercantil declaró la caducidad pretendida, sin perjuicio de otros pronunciamientos a los que aquí no aludiré.
Apelada la sentencia por las cuatro sociedades titulares de la marca en cuestión, la Audiencia acordó desestimar los correspondientes recursos, lo que dio lugar a la presentación por las citadas personas jurídicas de un recurso extraordinario de infracción procesal y otro de casación. Aunque el primer recurso no llegó a admitirse, el segundo sí lo fue, con la consiguiente modificación en tal sentido, tanto en lo que se refiere al fallo de la Audiencia como al emitido por el juez de lo mercantil, con la desestimación en este último caso de la demanda que dio origen al litigio.
A juicio del Tribunal Supremo, el recurso de casación cuestiona “la valoración jurídica que ha realizado el tribunal de apelación sobre el uso que las demandadas han hecho de la marca que son titulares…porque contradice lo regulado en el art. 39.1 LM que es una transposición del art. 16 de la Directiva 2015/2436, y se corresponde con lo que el art. 15 Reglamento UE 207/2009 regula para las marcas de la Unión Europea”.
Con todo, el precepto del ordenamiento español que ha de tenerse en cuenta, es decir, el citado art. 39 LM, debe considerarse, según aclara el alto tribunal, en su versión anterior a la reforma llevada a cabo entre nosotros por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. A su tenor, “si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso”.
Una de esas sanciones, la caducidad, precisamente, es la que se solicitó en la demanda, con el resultado que ya ha habido ocasión de exponer. A tal efecto, resulta determinante averiguar en qué pueda consistir el “uso efectivo y real” indicado en la norma aplicable para lo cual en la sentencia que nos ocupa se toman en consideración diversos fallos del Supremo, con la mirada puesta, a su vez, en otros correspondientes al TJUE, cuya doctrina, en asuntos como el ahora analizado, está dotada de una extraordinaria importancia, según es bien sabido.
En tal sentido, conviene tener en cuenta lo establecido en la STS650/2021, de 29 de septiembre, a cuyo tenor resulta necesaria la concurrencia de siete requisitos para que pueda hablarse, con toda propiedad, de uso efectivo y real. Esto son, en primer lugar, que el uso sea llevado a cabo “por el titular de la marca o un tercero con su consentimiento”. En segundo lugar, “el uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos del titular”. Seguidamente, “el uso debe realizarse conforme [a] la función esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores interesados que los productos a que se refiere proceden de una empresa determinada. Además, “el uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios”. En quinto lugar, “el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente”. Por otra parte, “el uso no puede ser simbólico”. Y, en último lugar, “el uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca (productos o servicios de esa clase)”.
Queda claro, entonces, que el uso efectivo y real debe realizarse “conforme a la función primera de la marca, para identificar el origen de esos productos o servicios” y ha de ser “externo y público, constante en el tiempo y con una relativa intensidad. Todo lo cual ha de analizarse en atención a los usos del mercado y, en su valoración, hay que atender a las circunstancias de cada caso”.
A tales efectos, constata la sentencia que, según lo acreditado en instancia, “las demandadas han utilizado la marca…junto con la propia de cada una de ellas en la prestación de sus respectivos servicios”. En tal sentido, el signo en cuestión “aparece en facturas de servicios, correos electrónicos, presupuestos, contratos con terceros…publicidad en medios, …facturas de proveedores, etc.”.
Debe tenerse en cuenta, además, que “las demandadas forman parte de un grupo…, con su propia página web…que utiliza en su home page la marca mixta…, y en la que se da información sobre las empresas del grupo. Esta marca se utiliza como identificativa del grupo en las respectivas páginas web de las demandadas”. En tal sentido, el uso simultáneo de la marca del grupo junto con la marca de cada una de las sociedades del grupo es plenamente “compatible”, dado que “contribuye a identificar el origen empresarial de esos servicios, prestados por una determinada sociedad, que forma parte de un grupo empresarial…El uso de esas marcas, amén de la finalidad publicitaria que, en este supuesto, también constituye un acto complementario de uso efectivo al ir acompañado de actos reales de prestación efectiva de los servicios ofertados o publicitados, responde a la función principal de la marca, pues tiende a generar un vínculo entre los servicios a los que se aplica y el grupo empresarial…,sin perjuicio de que el empleo de otra marca identifique la sociedad del grupo que presta ese servicio”.
El estrecho vínculo, ya advertido, que une a la marca del grupo con la marca de cada sociedad, es, según el Tribunal Supremo “consustancial a la estructura de un grupo empresarial”; y ello, en relación con el “sector” en el que operan las entidades que en este caso forman parte del grupo…Cada una de estas marcas cumple una función identificadora del origen empresarial de los servicios: en un caso lo es [de] la sociedad que los presta y en otro del grupo al que pertenece esta sociedad”.
Por ello, en conclusión, “una marca que identifica un grupo empresarial se entiende usada conforme al art. 39.1 LM (uso efectivo) cuando se añade a la documentación y correspondencia que genera una relación comercial de prestación de los servicios para los que está registrada la marca, aunque aparezca junto con otra marca que identifica a la concreta entidad del grupo que presta esos servicios”.
El interés que para el Derecho de marcas supone la sentencia 1206/2026 no es, sin embargo, el único aspecto relevante de dicho fallo. Su significado para la construcción del Derecho de grupos es, en tal sentido, considerable. Y ello, a pesar de que, salvo error por mi parte, no hay referencias en el Derecho marcario y, más ampliamente, en el Derecho de la propiedad industrial a dicha modalidad de empresa.
A pesar de esa ausencia de consideración legal, no hay problema para el Tribunal Supremo a la hora de tomar en consideración al grupo como verdadero protagonista del fallo, sin perjuicio de la ausencia de cualquier alusión a su concepto; esta circunstancia, con todo, no parece importar demasiado, desde luego al alto tribunal, dada la familiaridad con la que nuestra figura es objeto de consideración en los distintos apartados de la sentencia. Y tampoco parece importar, en el mismo sentido, la ignorancia prácticamente absoluta sobre los caracteres y las circunstancias del grupo en cuestión. No sabemos, en tal sentido, si estamos en presencia de un grupo jerárquico o paritario, aunque cabe suponer razonablemente lo primero; tampoco sabemos si se trata de un grupo centralizado o descentralizado, si bien me inclinaría por estimar más certera la segunda opción, a la vista de la libertad empresarial con la que, en apariencia, operan sus sociedades integrantes.
Y aunque el grupo, como es bien sabido, carece de personalidad jurídica, en esta sentencia, si se quiere de manera implícita, se nos muestra dotado de una realidad objetiva y dinámica, seguramente derivada de la reseñada “libertad empresarial” de quienes lo componen. Me atrevería decir, incluso, que, del mismo modo, el citado grupo, al ser una realidad auténticamente sustantiva, aparece provisto de específicos requisitos y, también, de un interés propio, aunque esto no lo diga la sentencia. Lo que sucede, si seguimos leyendo con atención los diferentes apartados del fallo, es que esa sustantividad del grupo no parece afectar de manera negativa a las sociedades que lo componen, asumiéndose, así, la efectiva realidad de un diálogo fructífero entre la marca del grupo, utilizada a propósito de las circunstancias que nos son conocidas, y las marcas individuales de esas mismas sociedades.
Quizá sea este el primer fallo, al menos por lo que se refiere a nuestra Jurisprudencia, en el que el grupo viene considerado como una realidad auténticamente “natural” y, si se quiere, inocua, sin asomo de conflicto en su seno y sí dotado de mecanismos de colaboración suficientemente sólidos y equitativos como para evitar cualquier preocupación por hipotéticos daños a las sociedades que lo componen y por la consiguiente necesidad de su reparación compensatoria. Por tal motivo, hablar de “marca de grupo” tiene, sobre la base de este fallo, un marchamo de autenticidad difícilmente discutible, lo que sirve de base, si no me equivoco, para ulteriores derivaciones, desde luego doctrinales, pero también jurisprudenciales.
Caso de que esto sea así, y se confirme el punto de vista ahora sostenido por el Tribunal Supremo, cabe concluir que el Derecho de marcas sería un nuevo sector del ordenamiento no sólo relevante para la operatividad del grupo, sino directamente vinculado con una estimación positiva y favorable del mismo. No se trata, desde luego, de una cuestión menor.